Kjennelse om bevisfritaket for forretningshemmeligheter i tvist om varemerkeinngrep
Av Henning Wahlberg, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og Rune Ljostad, advokat (H) og assosiert partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og leder firmaets faggruppe for IP. Han har prosedert flere prinsipielle saker innen IP og personvern
Borgarting lagmannsrett avsa 12. april 2024 kjennelse om bevistilgang i sak mellom Mondelez Norge AS (Mondelez) og Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (Orkla). Orkla har krevd forbud mot markedsføring og salg av Freia Boble Melkesjokolade, begrunnet i at emballasjen er for lik Nidars Stratos-emballasje. Orkla anfører at dette utgjør inngrep i deres varemerkerett, og brudd på god forretningsskikk.
Ved inngrep i varemerkerett og brudd på god forretningsskikk har den forurettede krav på vederlag og/eller erstatning etter flere ulike alternativer (varemerkeloven § 58 og markedsføringsloven § 48 b tredje ledd), hvor det alternativet som er gunstigst for forurettede skal legges til grunn. Ett av disse alternativene er et «vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen». Orkla anførte at for at det skal være mulig å utmåle en slik vinningsavståelse, er det nødvendig å få tilgang til Mondelez’ regnskapsdokumentasjon for å fastslå hva vinningen er.
Begge partene var enige om at slik regnskapsdokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. Etter tvisteloven § 22-10 første punktum er dette underlagt bevisfritak. Etter annet punktum følger det imidlertid at retten likevel kan gi pålegg om at beviset skal gjøres tilgjengelig når den etter en avveining finner det påkrevd. Spørsmålet var altså om lagmannsretten fant dette påkrevd.
Lagmannsretten viste til at et slikt pålegg må være sterkt begrunnet, og må veie hensynet til sakens rette opplysning mot hemmelighold. Retten viste til at lukkede dører og at de tilstedeværende gis pålegg om taushetsplikt kan avbøte noe av skadevirkningene ved å pålegge bevistilgang, men at dette er mindre egnet i saker hvor motparten er en konkurrent. I slike saker vil dessuten terskelen for å gi pålegg om bevistilgang være høyere.
Retten viste også til at reglene om vinningsavståelse ved inngrep i immaterielle rettigheter ble innført i 2013, som ledd i lovendringer som skulle styrke rettighetshaveres stilling ved inngrep. En rettighetshaver som krever vinningsavståelse, må føre bevis for vinningens størrelse, og retten viser til at disse opplysningene vil rettighetshaver som overveiende hovedregel ikke ha tilgang til. Følgelig uttalte retten at rettighetshaver, for å kunne påberope seg vinningsavståelse, har et «sterkt og reelt behov» for bevistilgang. Uten pålegg om bevisfremleggelse ville kravet på vinningsavståelse bli gjort ineffektivt. Det ble også vist til at begjæringen var begrenset til fortjeneste ved ett enkelt produkt innenfor en bredt portefølje av produkter, noe som etter lagmannsrettens syn innebar at ulempen for Mondelez var begrenset.
Etter en samlet vurdering kom derfor retten til at Mondelez måtte fremlegge dokumentasjonen. Deretter ble det vurdert om Mondelez kunne skaffe dokumentasjonen til veie etter tvisteloven § 26-5 første ledd. Retten mente det har formodningen mot seg at ikke Mondelez ikke allerede har denne informasjonen, men mente de uansett kunne skaffe dette til veie fra Mondelez-konsernet uten særlige vanskeligheter.
Saken er publisert i Lovdata under LB-2024-53756.
Illustrasjon: Colourbox.com
Ny avgjørelse fra Oslo tingrett om vederlag for bruk av bilder
Saken gjaldt vederlag for bruk av fotografi. Et oppstartsselskap hadde i april 2022 lagt ut et blogginnlegg på sine nettsider illustrert med et bilde av fasaden på Norges Bank. Selskapet hadde lagt ut bildet uten tillatelse fra fotografen. Fotografier er vernet etter åndsverkloven § 23, og etter henvendelse fra fotografen ble bildet slettet. Det var enighet om at bruken var uhjemlet og at fotografen hadde krav på et rimelig vederlag for bruken. Uenigheten dreide seg om hva som utgjør et slikt rimelig vederlag.
Et grunnvilkår for vederlag og erstatning etter åndsverkloven § 81 er at inngrepet ble gjort forsettlig eller uaktsomt. Selskapet hadde opplyst at de hadde søkt etter et gratis illustrasjonsbilde til blogginnlegget, og at de trodde bilde kunne brukes gratis. Tingretten var imidlertid ikke enig i dette, som fant at selskapet i det minste hadde opptrådt uaktsomt.
Når det gjelder utmålingen, viste retten til forarbeidene som sier at et rimelig vederlag skal avgjøres ut fra omfanget av bruken, den økonomiske verdien for overtrederen, vanlig bransjestandard eller praksis og andre konkrete forhold. Dersom bransjestandard eller praksis ikke gir veiledning, må det fastsettes ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva som ut fra rettighetens verdi utgjør et rimelig vederlag for bruken.
Retten viste til at markedsprisen for slike type bilder vil være sentralt, og at omfanget av bruken var begrenset. Bloggposten var publisert i fire måneder med 120 unike besøkende. Den økonomiske verdien av bruken var derfor beskjeden.
Oslo tingrett har tidligere behandlet to saker om lignende bruk av bilder fra den samme fotografen. Disse gjaldt enkle illustrasjonsbilder for høytidsmarkering og bilder av det norske flagget. Fotografen hadde tidligere krevd et beløp i samsvar med Norsk Journalistslags veiledende satser. Retten mente imidlertid at det ikke var noen automatikk i å bruke disse satsene.
Retten oppfattet bildet av Norges Bank som et nokså generisk bilde, og viste til at flere billedbanker tilbyr lignende bilder enten gratis eller til langt lavere pris enn det fotografen krever. Disse enkeltlisensene lå omkring kr 550 til 625. Retten fant derfor, etter en samlet vurdering, at et vederlag skulle settes til kr 500 ekskl. mva. Retten fant videre at bruken var grovt uaktsom ettersom selskapet ikke hadde gjort noen videre undersøkelser før bruken, og i samsvar med åndsverkloven § 81 annet ledd idømte retten derfor det dobbelte av rimelig vederlag.
Saken er publisert i Lovdata under TOSL-2023-95386.
